Una ronda de inversión avanza bien. Los números cuadran, el equipo convence, el producto funciona. Y entonces llega la due diligence y aparece la pregunta incómoda: ¿quién es realmente el dueño del código? ¿La marca está registrada o solo se usa de hecho? ¿Existe algún contrato que ceda los derechos del diseño que hizo aquel freelance hace tres años?
Ese momento, repetido en despachos y salas de reuniones con más frecuencia de la que parece, no suele deberse a mala fe. Se debe a que la propiedad intelectual se trata como un asunto secundario hasta que un inversor, un comprador o un competidor la convierte en el centro de la conversación. Para entonces, corregir un problema de titularidad cuesta tiempo, dinero y, en ocasiones, parte del valor de la operación.
Este checklist recoge los puntos que toda compañía, sea cual sea su tamaño o sector, debería tener resueltos antes de que alguien externo se los pregunte.
Qué activos de propiedad intelectual tiene realmente una empresa
La propiedad intelectual no se limita a patentes ni a inventos de laboratorio. Incluye la marca comercial, el nombre de dominio, el software desarrollado internamente o por terceros, las bases de datos, los diseños industriales, los contenidos publicados, los procesos internos documentados y el know-how acumulado por el equipo.
La mayoría de las compañías nunca ha hecho un inventario de todo esto. Sencillamente lo dan por hecho: «la marca es nuestra», «el código es nuestro». El problema surge cuando hay que demostrarlo con un documento, no con una suposición.
La marca: protegerla antes de que lo haga otro
Usar un nombre comercial no equivale a ser su titular. En España y en la Unión Europea, el derecho sobre una marca nace del registro, no del uso continuado. Esto significa que una compañía puede llevar años operando bajo un nombre y descubrir que un tercero lo registró antes, con la posibilidad de exigir el cese de uso.
El registro debe cubrir los territorios donde realmente hay actividad o planes de expansión, y las clases de productos o servicios correctas. Una marca registrada solo en España no protege frente a un registro similar en Francia o Alemania. Y una marca registrada en la clase equivocada puede dejar sin protección justo la actividad principal del negocio.
La vigilancia también importa. Detectar a tiempo una solicitud o registro de marca similar permite reaccionar antes de que el conflicto crezca y limitar sus consecuencias. Si el problema se descubre años después, es posible que el otro titular ya haya utilizado y consolidado en el mercado un signo cercano al nuestro, aprovechando parte de su reconocimiento o generando confusión entre clientes. En ese escenario, recuperar la posición de la marca suele exigir más recursos legales, económicos y comerciales, y los perjuicios para el negocio pueden ser mucho más difíciles de corregir.
Contratos con empleados y colaboradores: quién es el dueño de lo que se crea
Este es, con diferencia, el punto ciego más habitual. La creencia general es que todo lo que produce alguien «para la empresa» pertenece automáticamente a la empresa. No siempre es así.
Con empleados bajo relación laboral ordinaria, la ley suele atribuir a la compañía los derechos sobre el software y las creaciones desarrolladas en el marco de sus funciones. Pero en cuanto aparece un freelance, una agencia externa o un colaborador puntual, esa presunción se debilita o desaparece. Sin una cesión expresa por escrito, el diseñador, el desarrollador o el creador de contenido puede seguir siendo el titular de lo que creó.
El resultado práctico: empresas que llevan años usando un logo, una plataforma o un contenido sin tener, en realidad, los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre ellos. Cada colaboración externa relevante debería llevar aparejado un contrato de cesión de propiedad intelectual firmado antes de empezar a trabajar, no después.
Secretos empresariales y confidencialidad
No toda la información valiosa se registra. Las listas de clientes, las fórmulas, los procesos de producción o los algoritmos internos suelen protegerse como secreto empresarial. No obstante, esa protección exige algo a cambio: demostrar que se tomaron medidas razonables para mantener la confidencialidad.
Esto implica acuerdos de confidencialidad actualizados con empleados, proveedores e inversores, control de acceso a la información sensible y criterios claros sobre qué se considera confidencial y qué no. Sin estas medidas, alegar que algo era un secreto empresarial después de que un antiguo empleado se lo lleve a la competencia resulta mucho más difícil de sostener.
Software, código y patentes: qué se puede proteger y qué no
Es importante tener en cuenta que las ideas, por sí solas, no se protegen. Lo que puede protegerse es la forma concreta en la que se expresan. En el caso del software, la protección recae principalmente su código fuente.
Por tanto, es recomendable contar con mecanismos que permitan acreditar la existencia, contenido y autoría del software en una fecha determinada. Para ello pueden utilizarse, entre otras alternativas, el depósito ante notario o la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Estos mecanismos aportan una prueba especialmente útil en caso de conflicto, aunque no sustituyen una adecuada protección contractual.
En la práctica, la principal recomendación para una compañía que desarrolla tecnología propia es asegurar contractualmente que los derechos sobre el código pertenecen efectivamente a la empresa. Esto implica revisar las cláusulas de propiedad intelectual de empleados y colaboradores, formalizar las correspondientes cesiones de derechos cuando el desarrollo se encargue a terceros y utilizar acuerdos de confidencialidad para proteger el código, el know-how y cualquier otra información técnica sensible.
Esto tiene una consecuencia directa para cualquier compañía con desarrollo tecnológico propio. Mantener una cadena de titularidad clara y un historial ordenado del desarrollo, incluyendo contratos, cesiones, acuerdos de confidencialidad, control de versiones y, cuando resulte conveniente, depósitos del código, es fundamental para poder demostrar que la empresa es realmente titular del activo tecnológico. Esta documentación será, además, una de las cuestiones que normalmente revisará un comprador o inversor antes de confirmar que el software puede ser explotado y transferido sin riesgos.
Due diligence de propiedad intelectual en rondas de inversión o venta
Cuando un inversor o un comprador analiza una compañía, la propiedad intelectual e industrial se examina con el mismo rigor que las cuentas. Se pedirá el listado de marcas registradas y su estado, los contratos de cesión con empleados y colaboradores, los acuerdos de confidencialidad, los acuerdos de de software utilizadas.
Las lagunas en esta documentación no siempre bloquean la operación, pero casi siempre tienen un precio: ajustes en la valoración, garantías reforzadas, retenciones de precio condicionadas a resolver el problema, o plazos que se alargan mientras se subsanan cesiones que debieron firmarse años atrás.
Checklist práctica
Antes de que un tercero lo pregunte, toda compañía debería poder responder que sí a lo siguiente:
- Existe un inventario actualizado de todos los activos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo marcas, nombres comerciales, dominios, software, diseños, patentes, bases de datos, contenidos, documentación técnica y know-how.
- Las marcas están registradas en los territorios y clases relevantes para la actividad actual y prevista.
- La compañía puede acreditar que es titular de los derechos sobre los desarrollos realizados por empleados, fundadores, freelancers, agencias y otros proveedores, mediante contratos, cláusulas de propiedad intelectual o cesiones de derechos adecuadas según cada caso.
- Los acuerdos de confidencialidad y las obligaciones de protección de información confidencial y secretos empresariales están correctamente documentados con empleados, colaboradores y proveedores que tengan acceso a información sensible y, cuando resulte adecuado, con potenciales socios o terceros.
- El historial de autoría del código y los desarrollos propios está documentado y trazable.
- La situación de la propiedad intelectual se revisa al menos una vez al año o cuando se produce un cambio relevante, como la entrada en un nuevo mercado, el lanzamiento de un producto, una ronda de inversión, una adquisición o un desarrollo tecnológico significativo.
El momento de resolverlo es antes, no durante
Ninguno de estos puntos es complicado de resolver cuando se aborda con tiempo. Todos se vuelven complicados cuando aparecen a mitad de una negociación, con un comprador esperando respuestas y un plazo cerrado sobre la mesa.
En Delvy, el trabajo con compañías en distintas fases de crecimiento, desde la constitución hasta procesos de inversión y venta, permite identificar con claridad qué activos de propiedad intelectual están realmente protegidos y cuáles solo lo parecen. Esa distinción, revisada a tiempo, suele marcar la diferencia entre una operación que avanza sin sobresaltos y otra que se detiene justo cuando más importa que no lo haga.
Laia Serramià – Senior IP-IT & AI Lawyer
